07.06.2022

Cuáles son las prohibiciones absolutas y relativas a la hora de registrar una marca

¿Qué son las prohibiciones absolutas? ¿Cuáles son las prohibiciones relativas? ¿Cuál es la diferencia entre ambas en relación con la acción de nulidad?

Por Osa Otero, Sandra

¿Qué son las prohibiciones absolutas?

Las prohibiciones absolutas, por su gravedad, impiden que la marca sea registrada. Hacen referencia a la “marca” en sí y responden a un interés general. Afectando así a intereses públicos y/o generales.

Estas prohibiciones tienen como fin mantener el sistema de libre competencia y libre mercado.

Según nuestra Ley de Marcas, cuando se registre una marca, esta no podrá contener alguna de las siguientes prohibiciones:

No reunir los requisitos para establecerse como marca. Como, por ejemplo, utilizar signos, números o dibujos que no distingan los productos o servicios de otras marcas.
Que dicho signo carezca de carácter distintivo. Por ejemplo, aquellos signos que pueden ser considerados como descriptivos, muy simples o complejos.
Que el signo se trate de un lenguaje común relacionado con determinados productos o servicios. Como, por ejemplo, “madridista”. Caben excepciones, y es cuando vayan acompañados de otros elementos (denominativos o geográficos) que los distingan.
Que el signo de la marca sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Como, por ejemplo, el nombre de una organización ilegal.
Que puedan inducir a error al consumidor. Esto es, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. Como, por ejemplo, registrar “té de India”, cuando en realidad no tiene ese origen.
Que se trate de signos que identifiquen vinos o bebidas espirituosas, con indicaciones de procedencia geográfica falsas.
Que se trate un signo oficial especialmente protegido. Un ejemplo es el logotipo de las Naciones unidas. O el escudo del Reino de España.

¿Qué son las prohibiciones relativas?

Las prohibiciones relativas hacen referencia a intereses particulares o privados. En estos casos es la ley la que proporciona a cualquier persona la posibilidad de oponerse a un registro. En la medida en que consideren que sus intereses han sido o pueden ser perjudicados.

Estas prohibiciones, lo que pretenden es proteger una marca que ya ha sido registrada previamente. En este caso, la ley dispone que los terceros pueden oponerse por las siguientes razones:

Invocar la titularidad de una marca anterior. En estos casos, el titular de una marca ya registrada se opondrá al registro de la nueva. Y ello debido a que puede crear confusión. Esto ocurre en los casos siguientes:
- Marcas españolas, comunitarias o internacionales con efecto en España, ya registradas.
- Las marcas comunitarias registradas que, que surtan efectos en España. Esto es cuando son anteriores al signo que se pretende registrar.
- Las solicitudes de las marcas indicadas en los puntos anteriores, en caso de que efectivamente se registran.
- Las marcas no registradas con carácter de notoria.
Invocar la titularidad de un nombre comercial. Aquí los productos de distintas empresas podrían confundirse y asociarse a marcas que no corresponden.
Invocar una serie de derechos anteriores de índole diferente a la marcaria. Estos derechos, pueden tratarse de los siguientes:
El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
Cualquier signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.
Signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por derechos de autor otro derecho de propiedad industrial.
El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica.

De esta forma, hay dos aspectos esenciales que hay que tener en cuenta cuando se registre una marca:

En primer lugar estudiar si los signos que se pretenden proteger han sido registrados previamente.
En segundo lugar, debe comprobarse que no hay similitudes con otras marcas existentes, lo que generaría error a los consumidores.

Por todo lo anterior, previo a realizar el registro, siempre es recomendable realizar un informe sobre la viabilidad de la marca. Pues de esta forma, se evitará caer en alguna prohibición absoluta o relativa.

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Derechos conferidos por la marca y obligación de uso

Los derechos conferidos por una marca se recogen en el artículo 34 de la Ley de Marcas. Disponiendo que una vez registrada, la marca confiere a su titular un derecho de uso exclusivo en el mercado.

¿Cuál es la diferencia entre las prohibiciones absolutas y las relativas en relación con la nulidad?

La diferencia principal entre prohibiciones absolutas y las relativas es el plazo para el ejercicio de la acción.

En las primeras podrá ejercerse la acción de nulidad absoluta, la cual no prescribe. Ello es debido a que este tipo de prohibiciones afecta al interés general y público. Lo que implica que el registro es inválido, independientemente del tiempo transcurrido desde su concesión

Sin embargo, en la prohibición relativa la nulidad sí está sujeta a prescripción. El tercero que vea su derecho afectado tendrá un periodo de cinco años para declarar la acción de nulidad contra la marca. El titular del derecho anterior solo podrá exigir la posterior nulidad de la marca en el plazo de cinco años. Y, por tanto, no podrá hacerlo si conocía de su existencia y toleró su uso durante cinco años consecutivos.

La SAP de Coruña 1429/2018 del 15 de junio señala los requisitos necesarios para computar el plazo de prescripción. Sobre los que se pronunció el TJCE, en Sentencia de 22 de septiembre de 2011, C-482/09, son los siguientes:

El registro de la marca posterior en el Estado miembro
El hecho de que la presentación de la solicitud de registro de dicha marca se haya efectuado de buena fe.
El uso de la marca posterior por parte de su titular en el Estado miembro en el que ha sido registrada.
El hecho de que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del registro de la marca posterior. Así como el uso de dicha marca una vez registrada.

En relación con el dies a quo del plazo de prescripción cabe tener en cuenta los siguiente. No puede comenzarse el cómputo hasta que el titular de la marca anterior conozca del uso de la registrada posteriormente.

Para ello se debe presentar una solicitud de nulidad ante la OPEM, quien dará traslado al titular de la marca impugnada. A continuación, el solicitante de la nulidad debe aportar una “prueba de uso”. A la que deberá responder el titular de la marca impugnada. En caso de que se den una de las prohibiciones relativas señaladas, se procederá a nulidad de la marca.

Conclusiones

En conclusión, las prohibiciones absolutas son aquellas que afectan al interés general de los consumidores. Ante estas, siempre cabe ejercitar la acción de nulidad, siendo -por tanto- imprescriptible.

Por otro lado, las prohibiciones relativas afectan a derechos particulares. Como, por ejemplo, el caso del titular de un nombre comercial que se da cuenta que está siendo copiado. En estos casos, si se quiere invocar la acción de nulidad, el periodo es de cinco años.