Infracción de Marcas

La infracción de Marcas, exige que la Marca exista previamente. Como ya se deduce del título de esta entrada, no vamos a contarle como registrar una marca, ni sus clases. Sino qué hacer cuando ya la tiene, y lesionan sus derechos como propietario de la misma.

Los propietarios de marcas registradas pueden ejercitar acciones civiles y penales contra quienes lesionen su derecho. Esas acciones incluyen la adopción de medidas necesarias para su salvaguardia y la indemnización por daños y perjuicios.

En el presente artículo, trataremos únicamente las acciones civiles previstas en la Ley de Marcas. Dejamos aparte los delitos contra la propiedad industrial, pues las acciones penales, darían para otro artículo.

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¿Cuáles son las acciones civiles previstas en la Ley de Marcas para la Infracción de Marcas?

El titular de una marca cuyo derecho sea lesionado, podrá iniciar por vía civil las siguientes acciones:

1. La acción de cesación.
2. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
3. La adopción de medidas para evitar que prosiga la violación del derecho.
4. La destrucción o cesión, a elección del actor, de los productos ilícitamente identificados con la marca. (La LM prevé que la cesión de los productos ilícitos, se haga con fines humanitarios).
5. La atribución, cuando sea posible al actor, de los bienes embargados como consecuencia de la vulneración del derecho. El valor de esos bienes se imputará contra la indemnización de daños y perjuicios. De haber exceso de valor de los bienes embargados entregados, deberá ser compensado por el titular de la marca.
6. La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Para entablar la acción, los derechos de la marca del instante, deben estar vigentes.

Indemnización de daños y perjuicios en la Infracción de Marcas

El cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, aparece relacionado en el artículo 43 LM.

Con carácter previo sepa que la aplicación de las reglas de calculo de indemnización, implica que se haya ocasionado infracción. Y además de infracción, también debe acreditarse un daño consecuencia de la misma.

Reglas de Cálculo previstas en la Ley de Marcas para la infracción de Marcas

A continuación, resumimos las reglas de calculo contempladas en el artículo 43 LM:

A).- 43. 1: Indemnización por daños y lucro cesante, en el sentido establecido en el art. 1106 CC.

Los gastos de investigación en que se incurra, para la obtención de pruebas de la comisión de la infracción, son reclamables.

También se puede exigir indemnización por el perjuicio causado al prestigio de la marca. (Su cuantificación es complicada, un ejemplo/criterio podrían ser los costes de publicidad/promoción del prestigio de marca del producto en cuestión).

B).- El artículo 43 2.b LM establece una forma expresa para calcular la indemnización por uso ilícito de marca. El que se conoce como “regalías hipotéticas” y que define de la siguiente forma:

«La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho».

Su calculo exige que el dueño de la marca, haya concedido licencias con anterioridad que permitan hacer valoraciones comparativas.

C).- Por último, encontramos la que se conoce como “indemnización mínima” regulada en el art. 43.5 LM. Es decir, ante la dificultad de acreditar daños, probado el mismo, la ley facilita un “cálculo de mínimos o penalización”:

“el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.»

En la Infracción de Marcas, es preciso acreditar la infracción y el daño

Cómo acreditar la infracción en la infracción de Marcas

Tenga presente que esta regla del 43.5 LM no opera automáticamente. Como ya decíamos al comienzo del presente expositivo, previa a la indemnización, se debe acreditar la infracción y el daño.

En este sentido, traemos a colación la reciente STS 516/2019 de 3 de octubre, que a este respecto, señala:

4. En este marco, debe interpretarse lo regulado en el apartado 5 de ese mismo art. 43LM: (…)

Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un «perjuicio», para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar «perjuicio» alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del «perjuicio», con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

Cómo acreditar el daño en la infracción de marcas

Si van a solicitar indemnización por daños y perjuicios, no basta con probar la infracción, también hay que probar el daño. Esto, aunque el art. 43.5 LM, probado el daño, facilite el calculo de indemnización, opera como una especie de clausula penal.

Este fue en su inicio un precepto legislativo bastante novedoso, a nuestro juicio, respecto del cálculo de daños y perjuicios. De acuerdo a nuestra tradicional doctrina jurisprudencial, el calculo de daños implica, probar la infracción y también el daño. Euro a Euro. Y, por tanto, a prueba de daños implicaba aportación de facturas, informes periciales, protocolos… que acreditan la materialización del mismo.

No se nos ocurre ninguna otra materia cuya regulación, permita el calculo a tanto alzado de una indemnización, una vez probada la infracción.

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• Las Marcas Notorias
• Marcas e Inmunidad Registral

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