Las marcas notorias

No existe una definición absoluta y de común acuerdo a nivel internacional sobre una marca “notoriamente conocida”.  La naturaleza de las marcas notorias, dependerá de las legislación nacional, así como de la jurisprudencia nacional e internacional.  Así pues, el concepto  las marcas notorias se ha ido perfilando por la legislación y por los tribuales, ta y como veremos a continuación.

¿Qué es una marca notoria? ¿Como lo define la ley española?

La antigua Ley de Marcas de 1988 regulaba de forma incompleta la figura de la marca renombrada.  Con la actual legislación, estas lagunas han sido parcialmente colmadas.

La Ley de Marcas, define en su artículo 8.2 las marcas notorias como

“las que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.”

Como ejemplo de marca notoria, encontramos a la marca de ordenadores «Acer»,  o la marca «Leica»  como lente para microscopios.

Pero, ¿Cómo se protege la marca notoria?

La marca notoria puede protegerse a través de su Registro. El registro de la marca  otorgará un derecho exclusivo frente a terceros a comercializar productos idénticos o similares con la misma marca.  El registro también otorga un derecho exclusivo frente aquellos que utilicen una marca tan similar que pueda crear confusión. Asimismo cuando la marca es notoria y está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad.

Sin embargo, que no esté registrada no implica que esta carezca de protección. Las marcas notoriamente conocidas están protegidas, independientemente de que estén registradas o no.  Esto es debido, a que se pretende  evitar el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria.

Cuando la marca no está registrada, se faculta a su titular no solo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, sino también a presentar oposición al registro en  vía administrativa  de otras incompatibles con ella.

Cabe destacar que, la notoriedad de la marca, ha de ser probada por quien la alega. Los criterios objetivos para que se otorgue a una marca el estatus de “notoria” son principalmente: (1) volumen de ventas, (2) publicidad de la marca, (3) intensidad y duración del uso, (4) prestigio o valor alcanzado para determinar la notoriedad.

Marca notoria y marca renombrada, ¿Son lo mismo?

Por otro lado, debemos distinguir la marcanotoria y la marca renombrada. La marca será renombrada, “Cuando sean conocidos por el público en general (…) Y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”. A modo ejemplificativo, en España, Iberia o CocaCola son marcas renombradas.

Como citamos anteriormente, el artículo 8.2 define la marca notoria como la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios.

Asimismo, de las definiciones de estos dos conceptos en nuestra Ley, podemos observar una nota común y un rasgo diferenciador. La nota común es que ambas están caracterizadas por ser marcas conocidas por el público. En cuanto al rasgo diferenciador, este está en que la marca notoria debe ser conocida por el sector del público al que se destinan los productos o servicios. Por el contrario, la marca renombrada debe ser conocida por el público en general.

De esta forma, la normativa ha configurado la marca renombrada como un subtipo de la marca notoria.  Sin embargo, esta concepción , ha sido discutida por gran parte de la doctrina y de los Tribunales. Y es que, dado que el concepto de marca renombrada implica que debe ser conocida por el público en general, esto colisiona con la doctrina del TJCE, tal y como se estableció en el caso General Motors Corporation/Yplón S.A. (14.09.1999). En esta Sentencia, se desprendía que no podía exigirse que la marca notoria tuviese que conocerse por el público general.

La normativa española es criticable ya que al definir la marca renombrada no hace mención al rasgo esencial. Este rasgo es el conocido como “goodwill” o alto prestigio, que está basado en la calidad de los productos o servicios. También se basa en las políticas de publicidad y en lo atractivo que es el signo.

Conclusión

Para concluir, diremos que la naturaleza de notoriedad no se adquiere desde el principio, sino que es un estatus que cuesta esfuerzo lograrlo. Por lo que lo ideal, es que las marcas notorias sean antes marcas registradas.

Además, no debemos olvidar que no podrá registrarse una marca idéntica o similar a una marca notoria o renombrada, incluso  cuando distingan productos o servicios no relacionados.

Ayúdanos a mejorar:

https://www.sondea.eu/s3/0689418e96be

A modo de enriquecimiento de la presente colaboración, reseñamos varias sentencias relevantes sobre la notoriedad de las marcas:

• STS de 2 de febrero de 2017, que analiza la protección jurídica de la marca notoria.
• STS de 6 de mayo de 2013, entre Cocacola Company y Aquabona.
• STJUE de 10 de diciembre de 2015, El Corte inglés vs The english cut.