07.05.2017
Marcas e Inmunidad Registral.
Por
González Varadé, Patricia Marcas e Inmunidad Registral. En otras colaboraciones ya hemos explicado que el Derecho, evoluciona con el transcurso del tiempo. Y lo hace a la luz de las nuevas resoluciones judiciales.
Este es el verdadero valor de esta colaboración. Actualizaremos la evolución jurisprudencial que surge de determinados aspectos comunes al M&A y al Private Equity.
En esta ficha, analizamos dos recientes Sentencias. Una del Tribunal Supremo de 2012 y otra del TJUE de 2013. Ésta última, además, surge por impulso de un brillante jurista. Es además referente de todo profesional del Derecho de España. Ha sido Juez de lo Mercantil en Alicante – y Europa – pues ha sido titular del Juzgado 1 de Marca Comunitaria.
Marcas e Inmunidad Registral
La Inmunidad Registral es una tesis jurisprudencial en materia de Derecho Marcario. Se basa en la aplicación del viejo principio «quisuo iure utiturneminemledit» (“quien usa su derecho a nadie lesiona”).
Y es que, de acuerdo la Inmunidad Registral, en los casos en los que dos partes tenían registradas sus respectivas marcas, la que ostentaba el derecho anterior debía instar la nulidad de la que había registrado la marca en segundo lugar. Y debía hacerlo, previa o coetáneamente a instar la declaración de infracción de su derecho. Por ello solamente obtendría una indemnización si dicha acción de nulidad prosperaba. Además se declararía, que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante.
De este modo y a sensu contrario, la existencia de un registro de marca a nombre del autor de una conducta infractora de un derecho de marca previo, exoneraba de la responsabilidad de la infracción en tanto en cuanto no se anulara dicho registro posterior.
Incluso se llegó a indicar que «no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre».
Esto abría la veda a compañías que conseguían registrar sus signos distintivos aún a pesar de ser semejantes a otros preexistentes con, como su nombre indica «inmunidad».
Cambio jurisprudencial tras la STS 4 abril 2012
Pero esta tesis, que chocaba frontalmente con la postura comunitaria a este respecto, ha experimentado un cambio desde la STS de 4 de abril de 2012. Tras esta STS se abre una nueva vía interpretativa de la mencionada doctrina de la «Inmunidad Registral». Ahora se condena al titular de la marca posterior, una vez anulada, a cesar en su uso ya indemnizar por daños y perjuicios al titular de la marca anterior. Y ello sin necesidad de apreciar mala fe en el registro de la misma.
El Tribunal Supremo considera que una vez anulada la marca del presunto infractor, ésta nunca existió. Por lo tanto no hubo un derecho de uso de sobre tal marca ni ningún tipo de cobertura.
Señala la referida sentencia. «Es cierto que el artículo 54, apartado 2, de la Ley exige una actuación de mala fe del titular de la marca anulada, pero no para sustituir en todos los casos de anulación las reglas generales del artículo 42, sino para regular las consecuencias de una anulación de efectos retroactivos limitados, a que expresamente se refiere.»
Otra STS confirma el cambio Jurisprudencial.
En este mismo sentido, se pronuncia el TS, Sala 1ª, en su Sentencia de 29 junio 2012. En ella se precisa lo siguiente:
«En aplicación de la vigente Ley de Marcas, y conforme a la última interpretación de la doctrina jurisprudencial al respecto, deben ser aplicadas las reglas generales que obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados, en los casos de anulación de un registro de marca en que se declare la infracción de otra prioritaria».
Y otra STJUE de 21 de febrero de 2013
Debemos también tener en cuenta la STJUE ribunal de Justicia, de 21 de febrero de 2013. Efectivamente, en el asunto C-561/11, se pronunica sobre una cuestión prejudicial elevada por el Jdo.Merc.1 de Alicante. El que fue su titular Mag. Fuentes Devesa considera que la normativa comunitaria no establece diferenciación. Y que por tanto es irrelevante si el tercero es o no titular de una marca comunitaria.
Reconoce así, por tanto, al titular de una marca comunitaria, un derecho exclusivo. Este derecho lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de signos que puedan resultar lesivos para su marca, independientemente de si ese tercero también tiene una marca comunitaria registrada o no.
Conclusiones:
(i) El titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) la nulidad de una marca comunitaria posterior, como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias.
(ii) El derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.
Ante esto, existe únicamente una excepción. Para el supuesto en que el titular de la marca comunitaria prioritaria haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior durante más de 5 años consecutivos. En ese caso salvo que concurra mala fe del titular de la segunda marca comunitaria, ya no podrá oponerse a su utilización ni solicitar su nulidad.
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